OGH zur Bestimmungsangabe nach § 10 Abs 3 Z 3 Markenschutzgesetz

17. Feb. 2021 Benn-Ibler Rechtsanwälte

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass die Ausnahmebestimmung des § 10 Abs 3 Z 3 Markenschutzgesetz 1970 (MSchG) nicht unbedingt auf das praktische einzige Mittel zur verständlichen und vollständigen Information beschränkt werden muss.

Im vorliegenden Fall betrieb die Beklagte eine Smartphone-App, mit welcher Nutzer ihre Kundenkarten vieler verschiedener Anbieter speichern, verwalten und über ihr Smartphone verwenden können.

Die Klägerin ist Inhaberin der nationalen Marke „JÖ“. Die Beklagte verwendet in ihrer App eine Auflistung der verfügbaren Kundenkarten unter Abbildung ihrer Marke, auch der der Klägerin ohne ihre Zustimmung. Keines der Logos wird im Vergleich zu den anderen besonders hervorgehoben. Darüber hinaus wird die Marke der Klägerin auch zu Werbezwecken für die App verwendet.

Die Klägerin begehrte von der Beklagten die Verwendung der Marke in der Werbung oder innerhalb der App als Hinweis für die angebotenen Karten-Dienste zu unterlassen. Die Beklagte berief sich auf die Ausnahmebestimmung des § 10 Abs 3 Z 3 MschG.

§ 10 Abs 3 Z 3 MschG erlaubt Dritten einen verweisenden Markengebrauch, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil, erforderlich ist. Seit der Markenrechtsnovelle 2018 muss laut OGH der zulässige verweisende Markengebrauch nicht unbedingt auf das praktisch einzige bzw alternativlose Mittel zur verständlichen und vollständigen Information des Publikums eingeschränkt werden.

Der OGH erachtete die Einbindung der JÖ-Kundenkarte in die App unter Verwendung der Wort-Bild-Marke zur Auswahl der JÖ-Kundenkarten aus einer Vielzahl von anderen Kundenkarten als einen Verweis auf eine Zusatzdienstleistung der Beklagten und damit eine zulässige erforderliche Bestimmungsangabe im Sinn des § 10 Abs 3 Z 3 MschG. Es würde außerdem nicht der Eindruck einer geschäftlichen Verbindung zwischen Klägerin und Beklagter erweckt, weil neben der JÖ-Kundenkarte auch andere abgebildet werden.

Die einstweilige Verfügung wurde daher nicht erlassen.

OGH 4 Ob 205/20f (22.12.2020)